近年来，美、日等国相继发生了一系列与专利产品维修有关的专利纠纷案件，引起各国知识产权学界的广泛关注。特别是最近日本知识产权高等法院审理的佳能公司诉RA公司案件，在我国引起了轩然大波。该案的判决结果，不仅关系到双方当事人的利益，而且关系到我国广大的修理企业的生存问题。专利产品的维修问题，既涉及到专利权人的权利范围的大小，更涉及到专利权用尽理论的适用范围，还涉及到专利权保护与社会公众利益的平衡问题。所以，该问题不仅是当前知识产权法上的一个热点问题，更是一个难点问题。基于此，笔者将以日本佳能公司诉RA公司案件为例，结合国外司法实践探讨专利产品的修理、再造与专利侵权的认定这一问题，以便为我国的相关立法提供参考意见。
专利权授予后，专利权人取得了专利产品的制造权。所谓制造，是指专利权人自己或委托他人生产专利产品的行为，即制造的本质是“新产品的生产”。专利产品投放市场后，消费者可以购买并自由使用。但产品使用一段时间后，专利产品往往会发生损坏。此时，使用人可能会对专利产品进行修理以便对其重新利用。所谓修理，是指“为维持或恢复机器最初运动（运转）状态而采取的行为”
[2]。修理发生的前提是原专利产品不能发挥其功能，在修理中有时需要更换零件，有时则不需要。
关于修理的合法性，理论上通常用专利权用尽理论来解释。所谓专利权的用尽，是指专利权人自己制造或许可他人制造的专利产品（包括依照专利方法直接获得的专利产品）被合法地投放市场后，任何人对该产品的销售或使用，不需要得到专利权人的许可，且不构成专利侵权。确立该理论的意义在于促进专利产品在市场中的流通，如果每次专利产品的流通都需要得到专利权人的同意，则专利产品的流通就会受到妨碍。
[3]另一方面，当专利产品投放市场时，专利权人通过行使销售权，已可以获取一定的利润。即使消费者购买专利产品再予以转手，专利权人的利润也不受影响。
[4]因此，承认专利权的用尽理论，既无损专利权人的利益，又促进了商品的流通，保护了广大消费者的利益。当然，在适用该理论时，应当注意，专利权用尽的对象应该是合法投放到市场的商品，而不是侵权商品。
根据专利权用尽理论，消费者可以对专利产品进行正常的使用。那么，使用中的修理是否合法呢？从修理的目的来看，修理是对已损害的专利产品进行维修，以恢复其功能，延长其使用寿命。修理不等于产品的制造，从本质上讲，修理是产品使用中的一个环节。所以，按照专利权用尽理论，专利产品合法取得后的修理也是正当的。因此，多数国家都在司法实践中承认专利产品修理的正当性。
如果使用人以修理为借口而对专利产品的结构进行改造，实现了专利产品的“再造”，则不宜认定该行为的合法性。这是因为，修理的本质在于维持原有产品的寿命，而“再造”的本质在于生产一个新的专利产品。只有专利权人才享有制造专利产品的权利，如果法律上允许他人随意再造专利产品，则专利权人的利益会受到损害，专利权人也不愿意将产品投放到流通领域，这就与设立专利权用尽制度的初衷相违背。
三、国外关于专利产品修理、再造行为的区分标准
专利产品的购买人对于专利产品的修理可分为两种：一种是对权利要求范围以外部分的修理，这种修理不应作为专利侵权来对待；另一种是权利要求范围内的部分的修理，此时就需要区分修理与再造行为。如果购买人对专利产品的维修不是正常的维修，而是生产了专利产品，则其行为构成专利侵权。但是，要从法律上区分修理与再造的界限是非常困难的。正如美国的一个上诉法院在审判时曾经指出，“试图在这个问题上制定一个规则是不可行的，也是不明智的，因为专利发明数量巨大，情况各异。……修理与再造的认定更多地依据通常意识和理智判断，而不是技术规则和定义。”
[5]我国在司法实践中有关专利产品修理的案件较少，理论界对该问题讨论不多。下面，笔者以美国和日本的司法实践为例来展开讨论。
日本学者吉藤幸朔从修理的内容及修理的程度方面作了分析：（1）如果将专利部分的一部分或全部分解、清污、再组装，不构成专利部分的新的“生产”，当然不侵犯专利权。（2）将专利部分全部换件， 其行为构成专利部分的新的“生产”，如无特别情况，构成专利侵权。（3）换件部分已基本上将专利部分全部换去，其行为构成专利部分的新的“生产”，除特殊情况外，应当构成专利侵权。（4）更换部分未超过专利部分的一半，原则上应解释为未侵犯专利权。（5）如修理的程度处于第（3）种及第（4）种情形之间，则看其行为与哪种情形更为接近以便判断是否侵权。（6）如果在修理时对专利产品进行改造，使产品成为不属于权利要求范围内的物品，则改造不构成侵权。（7）如果改造专利产品但不更换零件，即使改造品属于专利发明的技术范围，由于不是新的“生产”，也不能作为专利侵权对待。（8）改造专利产品且更换零件，改造品属于专利发明的技术范围，则适用关于修理的规则。
[6]从以上论述可以看出，吉藤幸朔教授认为，如果修理不构成产品的再造，则其行为合法。如果修理行为导致了产品的“生产”，则其行为构成专利侵权。在区分修理与再造行为时，吉藤幸朔教授主要是从产品修理及更换的程度来判断。这种解释是从量的角度来区分，有一定的参考价值。其不足之处在于，评价标准过于单一抽象，不能适应复杂多变的形势的要求。
美国法院在司法实践中遇到了大量涉及修理与再造区分的案件。从案件的审理来看，区分修理与再造的方法有以下几种：
1.更换机器中损坏的部件以恢复机器原有性能的行为属于修理。美国最高法院在1850年审理了Wilson v. Simpson“刨床案”。原告的专利产品是一种刨床，该刨床由不单独受专利保护的部件如齿轮、轴、刀片等部分组成，其中刀片用几个月就不能用了。被告是刨床的使用人，在刀片用钝后，被告从第三人处购买了这种刀片以更换用旧的刀片。原告认为，当刀片报废后，专利产品从物质上来说已经不存在了。如果更换一个刀片，就是制造了整个专利产品，构成侵权。美国最高法院认为，“根据本案的证据，这种刨床可以使用几年，而刀片每60天到90天就需要更换一次。在购买者购买刨床时，更换刀片的权利就转移给了顾客，否则，顾客购买这种刨床是没有用的。我们不认为被告更换刀片的行为违反了法律，或侵犯了原告的专利权。”法院指出，即使一个部件损坏而使整个机器不能使用，并不能说机器“不存在”了，而更换损坏的部件以恢复机器原有的使用性能是法律允许的修理。最后，法院认定被告的行为是修理，不侵犯原告的专利权。
[7]笔者认为，在该案例中，顾客购买了刨床，就取得了对该产品进行使用的权利。当刀片损坏时，被告更换破损的部件，这是为了继续使用刨床而对其进行维修的行为，该行为与重新制造刨床的行为明显不同。因此，被告的行为是修理，不侵犯原告的专利权。后来，在1961年的Aro Manufacturing Co.v.Convertible Top Replacement Co.“帆布车顶案”中，美国最高法院也采取了这一观点。在该案中，权利人享有一项汽车可折叠顶部的组合性专利，由金属支架和纺织物（均为非专利产品）构成。当纺织物破损后，金属支架依然可用，因为有人提供纺织物以供更换。美国最高法院裁定，更换可折叠顶部的纺织物是修理整个顶盖，而不是重新制造；制造和销售可替换的纺织物不构成侵权。
[8] 2.在修理过程中允许对原产品中不成熟的技术进行改造。美国联邦巡回上诉法院于1997年审理了“打印机墨盒案”（Hewlett-Packard Co.v.Repeat-O-Type Stencil Mfg.Corp.）。在该案中， 专利权人惠普公司拥有关于喷墨打印机的专利，主要包括墨盒及墨盒内的部件。惠普公司生产和销售了不可重新灌注的墨盒，并在墨盒上标明“立即扔掉旧的墨盒”。被告购买了惠普公司的新墨盒并将其改造为可重新灌注的墨盒进行销售。惠普公司对被告提起诉讼。美国联邦巡回上诉法院认为，当惠普公司在没有限制条件的情况下销售被专利保护的产品时，买方获得了对专利产品进行修理的默示许可，但不包括再造专利产品的权利。被告的改造不是一般意义上的修理，因为被专利保护的墨盒没有被破坏或变得有缺陷。被告的改造改善了该专利墨盒的应用性，不是不允许的“再造”，更近似于对不成熟产品的修理。在缺少合同限制的情况下，买方有权对所购买的产品进行修改，只要不是对已经报废的产品进行再造就可以。因此，法院认定被告的行为“类似修理”，而不是“再造”，不构成对惠普公司专利权的侵犯。
[9] 3.将已整体报废的产品重新组合形成新的产品的行为构成产品的再造。1882年，美国最高法院审理了Cotton-Tie Co.v.Simmons“棉包捆扎带案”。原告的专利产品棉包捆扎带是一个由金属扣和金属带组成的用于捆扎棉包的带子。顾客购买了这种捆扎带以后，用于捆扎棉包以便于把棉包从种植园运到棉花加工厂。在棉花加工厂，这种带子被分割为若干段。被告将分割后的碎片收集起来，并铆接在一起，再加上原来的金属扣，作为新的棉包捆扎带出售。美国最高法院认为，“不管被告对使用旧金属扣有什么权利，他都不能将金属扣和实质上新造的金属带连接在一起，来制造一个棉包捆扎带。当被告将金属扣连接在用旧带子的碎片铆接在一起而制成的金属带上时，他制造了棉包捆扎带。将带子碎片连接成一体，在通常意义上，不是对带子的修理。带子被顾客在棉花加工厂自愿割开，因为带子已完成了其捆扎棉包以便于从种植园向加工厂运输的作用。它作为带子被使用的性能已经被自愿地破坏了。”据此，法院认为被告的行为属于对专利产品的再造而不是修理，因而构成侵权。
[10] 从以上案件我们可以看出，美国法院在司法实践中十分注重区分修理与再造行为，法院会考虑专利产品是否整体报废，修理的经济价值，修理的难度，修理部分占整个专利产品的比例，修理的市场需求等因素。尽管美国法院在各个案件中的分析不同，但将这些判决所确定的因素综合起来，将对我国立法产生重要的参考作用。
四、我国相关法律规则制定的立法建议
我国以前在司法实践中很少遇到涉及专利产品维修的纠纷，因此对于专利产品修理与再造行为至今没有明确的法律规范。最高人民法院曾于2003年10月拟定了一个《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的决定》（会议讨论稿），但并未正式公布实施。随着日本佳能公司起诉RA公司案件的发生，我国将有越来越多的企业会遇到此类案件。为此，我国理论界和司法界应当未雨绸缪，及时制定有关区分修理与再造行为的规则。
在制定相关法律规则时，笔者认为应当坚持如下原则：
1.兼顾专利权人利益与消费者利益的原则。专利产品在使用中不可避免会发生损坏，随即发生专利产品的修理行为，消费者之所以享有修理权乃是专利权用尽原则的延伸。在允许消费者修理专利产品的同时，应当防止消费者以此为借口损害专利权人的利益。为此，法律上应当禁止专利产品的再造行为。在制定规则时，应当注意使专利权人的利益与消费者的利益保持平衡。在前文所述的“刨床案”中，美国法院认为使用人更换刀片的行为对专利权人并无损害，因为专利权人已通过产品的销售获得了专利费用，所以这种行为属于修理。而在“棉包捆扎带案”中，被告将已经作废的带子又重新加工成新的棉包捆扎带，影响了专利权人产品的销售，损害了专利权人的合法利益，因此被告的行为不是修理行为而是再造。这些判决都较好地处理了专利权人利益与消费者利益的平衡问题，值得我国在立法时予以借鉴。
2.物尽其用原则。专利产品是社会财富的组成部分，如果使用人不经修理就随意扔掉磨损的专利产品，这对社会而言是一种财富的浪费，损坏了社会的效益。因此在判断一种行为是修理还是再造时，应当考虑社会的效益，看看消费者的市场需求。在前述“帆布车顶案”及“打印机墨盒案”中，社会公众有着对专利产品进行维修的迫切要求，更换帆布车顶的行为及改造墨盒的行为都延长了专利产品的使用寿命，因此这些行为应当认定为修理为宜。而在“棉包捆扎带案”中，棉包捆扎带经过使用已经接近报废，已无法对其修理，被告是通过再生产行为来利用捆扎带材料，因此该行为属于再造而不是修理。
3.禁止专利权滥用原则。专利产品的保护涉及到社会公共利益，因此多数国家在对专利权人的利益进行保护时都规定了禁止专利权人滥用权利的原则。在前述“打印机墨盒案”中，专利权人销售的墨盒是不可重新灌注的墨盒并且还要求消费者“立即扔掉旧的墨盒”。这实际上是限制消费者对专利产品进行修理，迫使消费者购买其高价产品。由于墨盒的主要部分还能继续使用，因此专利权人的行为既浪费了社会的资源，又损害了消费者的利益。所以，在区分修理与再造行为时，应当考虑社会公众的消费习惯，不能允许专利权人滥用权利。美国法院在审判时从保护消费者利益的角度出发，裁定被告改造再生墨盒的行为是一种修理，就维护了社会公众的正当利益。
我国在制定该区分规则时，笔者认为可以从以下几个方面来区分修理与再造行为：
1.准确界定修理的定义。关于修理的定义，《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的决定》（会议讨论稿）第27条将其解释为“专利产品的合法使用人为使专利产品能够正常使用而进行的修理、更换零部件等维护性行为”。笔者认为该规定将修理的主体限定在“专利产品的合法使用人”，其范围太窄。从现实生活来看，从事修理的既包括专利产品的使用人，也包括专门的修理单位。因此，修理的定义应当解释为“在专利产品合法出售或让与后为使专利产品正常使用或更好地发挥性能而对该产品进行的维修、更换零部件等维护性行为”。这里，之所以强调“更好地发挥性能”是因为，如果使用人或修理单位对产品进行一些改动以便更好地发挥产品的性能，这一行为也应当视为是修理。
2.准确界定再造的定义。《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的决定》（会议讨论稿）第27条规定的再造行为包括“为生产经营目的回收他人使用过的包装物外观设计专利产品用于包装自己的产品”。笔者认为这值得商榷。当外观设计专利产品销售后，他人回收该外观设计产品并用于包装自己产品的行为并不能认定为专利侵权，因为专利权已经用尽。所以，将这种行为认定为“再造”并不妥当。实际上，为生产经营目的回收他人使用过的包装物外观设计专利产品用于包装自己的产品的行为是一种不正当竞争行为，损害了竞争对手及消费者的利益，该行为应当由反不正当竞争法来规范而不是由专利法来规范。所以，该行为不是一种再造行为。笔者认为，再造是指“当专利产品整体报废后，在报废产品的基础上生产出新的产品的行为。”再造行为的构成条件有：第一，专利产品已经整体报废，而不是可以通过替换部分零件来维持其功能；第二，利用专利产品的技术特征生产出一个功能、性质与原专利产品相同的新产品。
3.确立合理的参考因素。在区分修理与再造时，法院应当确立合理的参考因素，笔者认为这些因素应当包括：（1）专利产品的报废程度。 如果专利产品整体已报废，则对其进行修理在价值上不合算，针对专利产品的维修行为应当解释为再造为宜。如果专利产品并未整体报废，仅仅是一些零件需要修理或更换，则针对该产品的维修行为应当解释为修理。（2）更换零件的价值占整个专利产品价值的比重。如果更换的零件的价值与整个专利产品的价值几乎相当，如洗衣机仅剩外壳可以用而其它零件都需要更换，则这种维修行为并无经济价值，所以该行为应当解释为专利产品的再造为宜；如果更换的零件的价值仅占整个专利产品的一定比例，则维修该专利产品对使用人较为有利，该维修行为应当解释为修理。（3）更换零件的寿命与整个专利产品寿命的比较。如果被更换的零件的寿命短，需要经常更换，则更换零件的行为应当解释为一种修理。
[11]（4）市场对于零件更换的需求。如果市场上有较多的使用者都希望对产品的零件进行更换，则这种更换行为应当解释为“修理”，如“帆布车顶案”和“刨床案”都在判决中采纳了该观点。反之，如果市场上仅有少数使用者希望进行更换，则说明修理无必要，则维修行为应当解释为“再造”行为。例如，在“棉包捆扎带案”中，棉包捆扎带使用后已磨损，多数使用者都会将其扔掉而不是继续利用，而被告将它们又组装成新的棉包捆扎带来出售，因此该行为是一种“再造”。（5）更换零件的难度。 如果对专利产品中的某个零件或某些部件的更换非常复杂，需要经过较多的步骤，则该更换解释为“再造”为宜；如果更换比较简单，则解释为修理为宜。（6）参考权利要求书及说明书。 如果在对产品进行维修的过程中，维修人全部实施了权利要求书所记载的技术特征，则其行为应当解释为“再造”；如果仅实施了个别技术特征，则其行为宜解释为修理，因为专利保护的是整个技术方案而非其中的某个技术特征。应当注意的是，法院在参考上述因素来审理案件时，应当将这些因素综合起来进行审理而不是仅仅适用某一标准。
五、对日本佳能公司诉RA公司“再生墨盒案”的分析
在作了以上讨论后，我们不妨再回到佳能公司诉RA公司的“再生墨盒案”。根据前文所述的区分修理与再造的参考因素，笔者对再生墨盒案作如下分析：（1）BCI－3e喷墨墨盒的报废程度。日本佳能公司将此类墨盒设计成一次性墨盒，当墨水用完后不允许消费者自行灌墨。实际上，该墨盒的结构保持完好，在填充墨水后还能继续使用，因此该墨盒并未完全报废。所以，佳能公司的行为是滥用其专利权的行为，妨碍了墨盒使用者对专利产品的修理权。就此而言，墨盒使用方或受让人有权对该产品进行修理。从增进社会效益的角度来看，对墨水用完的墨盒重新灌墨，有利于节约社会资源，减少浪费。对此，日本学者田村善之先生指出：“墨盒作为墨水的容器具有再利用的可能性，与作为消耗品的墨水相比耐用期限很长。从环境保护以及节约的角度来看，墨盒的再利用价值也会超过最廉价的墨盒，因此本案中的注入墨水行为不构成新的生产行为，应当属于专利权用尽范围内的行为。”
[12]（2）灌墨的难度。中国企业将再生墨盒进行灌墨，所使用的技术非常简单，因此应当解释为修理。（3）市场需求。市场上有众多的使用者不愿忍受佳能公司滥用专利权的行为，愿意购买再生墨盒，因此对该类墨盒进行修理改造的市场需求很大，因此灌墨并制成再生墨盒的行为宜解释为修理。（4）修理部分占整个墨盒的比重。中国企业所修理的部分只是喷墨墨盒中的很少的一个部分，墨水的使用寿命远远低于整个墨盒，因此，灌墨并制成再生墨盒的行为应当解释为修理。（5）权利要求书的记载。从权利要求书的记载来看，再生墨盒产品的主要技术特征包括要素H和K，要素H为“所述压接部界面的毛管力比第1及第2负压发生构件的毛管力高”；要素K 为“向负压发生构件收纳室填充无论墨盒如何放置整个压接部界面可以保持一定量的液体”。要素H是最主要的技术特征，要素K是要素H的延伸。在本案中，中国企业仅仅是灌注墨水而未对墨盒中的海绵体进行更换，因此未实施要素H所记载的技术特征，所以这种行为并不是产品的再造，不应该被认定为专利侵权。从以上分析可以看出，中国企业生产再生墨盒的行为应当视为是法律所允许的修理，再生墨盒是一种合法的产品，RA公司进口、销售再生墨盒的行为并不构成间接侵权。
综上所述，区分专利产品的修理与再造行为对于识别专利侵权行为具有非常重要的意义，对于我国修理行业的发展非常关键。我国在专利法的修订过程中，应当借鉴国外先进的立法经验，结合我国的实际情况，正确制定区分修理与再造行为的法律规则。
注释:
[1]参见超青：《再生墨盒是否构成专利侵权？》，《中国知识产权报》2006年6月22日。
[2] ［日］吉藤幸朔：《专利法概论》，宋永林、魏启学译， 专利文献出版社1990年版，第409页。
[3] Michael Turton, Aleta Mills, The First Sale Doctrine and Parallel Imports in the United States After Jazz Photo, E.I.P.R., Vol. 26, No.3,2004,pp.148—152.
[4]参见［日］布井要太郎：《知识产权法的基础理论》，信山社2004年版，第128页。
[5] Goodyear Shoe Machinery Co.v.Jackson, 112 F. 146.150.
[6]参见［日］吉藤幸朔：《专利法概论》，宋永林、魏启学译，专利文献出版社1990年版，第411页。
[7] Wilson v. Simpson,50 US (9 How.) 109 (1850)
[8] Aro Mfg.Co.v.Convertible Top Replacement Co., 365 U. S. P. Q. 354(1961).
[9] Hewlett-Packard Co.v.Repeat-O-Type Stencil Mfg.Corp.,123 F.3d 1445,43 USPQ2d 1650(Fed. Cir. 1997)
[10] Cotton-Tie Co.v.Simmons, 106 U.S.89(1882).
[11]参见尹新天：《专利权的保护》，专利文献出版社1998年版，第52页。
[12] ［日］田村善之：《修理、零部件的更换与专利侵权的判断》，李扬译，载吴汉东主编：《知识产权年刊》（第2期），北京大学出版社2006年版，第12页。
出处:《法学》2006年第12期
